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    首席律师    夏志泽

    最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家咨询委员会专家

    中华全国律师协会知识产权专业委员会委员

    北京市优秀律师

    中国政法大学法律硕士学院兼职教授
    中国政法大学无形资产管理研究中心研究员
    吉林大学研究生校外合作导师
    第七届北京市律协专利法律事务委员会委员
    第八届北京市律协竞争与反垄断法律事务委员会委
    第九届北京市律协著作权法律事务委员会委员
    首届北京市海淀区律师协会理事
    北京泽宽律师事务所主任

    夏志泽律师代理欧舒丹维权成功 在先使用和外观设计专利未能抗辩商标侵权——欧舒丹诉家美乐案之商标侵权
    来源: | 作者:pro0c5356 | 发布时间: 2017-04-27 | 1212 次浏览 | 分享到:
    [关键词]商标侵权 商标近似 在先使用 外观设计专利 权利冲突 欧舒丹/ L’OCCITANE 家美乐/CAMENAE

    [摘要]本介绍为欧舒丹诉家美乐案的第二部分即商标侵权。被告提出了在先使用抗辩和外观设计专利与注册商标权利冲突抗辩。但因被告仅有一份在先使用证据，未能形成与欧舒丹产品的区分，并且被控侵权产品标识与外观设计专利不相同，被告的抗辩均未成立。三级法院的表述略有不同，但其结论是一致的。
           欧舒丹公司（L’OCCITANE）系第G887132号商标（图一）的注册商标专用权人，该商标核定使用商品为第3类的化妆品等，注册商标专用权期限自2006年5月26日至2016年5月26日。
                                     
           广州美岳化妆品有限公司和广州金岳贸易有限公司生产和销售的CAMENAE（家美乐）化妆品上使用了图二至图六的标志。
         
           欧舒丹公司认为这些标志侵犯了其注册商标专用权。
           美岳公司和金岳公司提出抗辩：我方生产及销售的被控侵权商品上所使用的标识系我方合法拥有的外观设计，且在原告涉案商标注册之前，我方在被控侵权产品上已有在先使用行为，因此，我方的使用不构成对原告注册商标专用权的侵犯。（1）与在先使用有关的事实为：《健康之友》2004年7月号的一份广告，其中包括金岳公司及美岳公司的一款化妆品，该化妆品在显著部分使用了与涉案商标近似的标识。（2）与在先外观设计专利权有关的事实为：专利权人岳俊洪拥有ZL200530060857. 4 号名称为“包装盒”（图七）的外观设计专利，申请日为2005年6月13日，授权公告日为2006年4月19日。岳俊洪授权金岳公司及美岳公司使用上述外观设计专利，期限为自2005年6月13日至2015年6月12日。该专利于2009年9月9日因未缴费而失效。

                      
           对此，一审法院北京市第一中级人民法院（2010）一中民初字第13877号民事判决认为：（1）被控侵权产品均为化妆品，与涉案商标核定使用商品中的化妆品属于同类商品，且被控侵权产品中使用的商标与涉案商标较为近似，故金岳公司及美岳公司制造及销售的被控侵权产品易使相关公众将其与原告使用涉案商标的商品相混淆，上述两被告的制造及销售行为构成侵犯原告注册商标专用权的行为。（2）关于在先使用抗辩，现有证据中仅有一份在先使用的证据，该证据尚不足以证明该两被告对被控侵权产品上商标的使用已产生足以对抗原告涉案注册商标专用权的商誉，被告这一抗辩主张不能成立。（3）关于外观设计专利权抗辩，虽然在涉案商标注册日前，该外观设计专利已被授权，且其在被控侵权行为发生时尚处于有效状态，但被控侵权产品中对于相关标识的使用已客观上起到区分商品或服务来源的作用，该种使用行为已不属于外观设计专利权的?；し段?，故两被告的这一抗辩主张无法成立。并且，被控侵权产品中不仅使用了与该外观设计近似的包装盒，同时在其瓶体本身亦使用了与涉案商标近似的标识。两被告是否享有外观设计专利权将不影响被控侵权产品是否构成商标侵权的认定，两被告有关在先外观设计权的抗辩主张不能成立。
           金岳公司和美岳公司二审时除坚持一审意见外，另行提出：（1）在外观设计专利权申请日和授权日均早于注册商标授权日的情况下，原审法院应按照?；ぴ谙热ɡ脑蚪信卸?。欧舒丹公司如认为其注册商标专用权与外观设计专利权存在权利冲突且在先专利权无效，应向国家知识产权局专利复审委员会提起宣告专利权无效程序，原审判决不应直接判定金岳公司对在先外观设计专利的使用构成商标侵权。（2）被控侵权产品以显著方式使用了 “CAMENAE”商标 并清楚标志生产厂商厂址，消费者能够明确知晓该产品是 “CAMENAE”品牌而非欧舒丹公司的品牌，没有造成混淆的可能性；欧舒丹公司也未能提供有效证据证明被控侵权产品实际导致了消费者的混淆，故原审判决对被控侵权产品与欧舒丹公司产品发生混淆的认定有误。
            对此，北京市高级人民法院（2012）高民终字第1938号民事判决认为：（1）现有证据中仅有一份在先使用的证据，该证据尚不足以证明在欧舒丹公司注册涉案商标之前，美岳公司及金岳公司已在相关商品上在先使用涉案商标，足以使相关公众将其商品与他人的商品相区分，故美岳公司及金岳公司的相关上诉理由不能成立。（2）被控侵权商品的包装与该外观设计的内容并不相同，美岳公司及金岳公司的该项上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。（3）被控侵权商品是否使用了美岳公司及金岳公司的“CAMENAE”商标以及是否标注了生产厂商厂址等信息，与被控侵权商品的生产销售行为是否侵犯欧舒丹公司的注册商标专用权没有关联，本院不予支持。是否实际造成相关公众的混淆误认并非商标侵权行为的构成要件，只要客观存在混淆误认的可能性，即可以认定商标侵权行为的成立，故美岳公司及金岳公司关于欧舒丹公司未能提供证据证明被控侵权商品实际导致了消费者混淆的上诉理由亦不能成立，本院对此不予支持。
           美岳公司和金岳公司申请再审时仍坚持原有意见。对此，最高人民法院（2013）民申字第946号民事裁定认为：金岳公司、美岳公司仅提供了一份在先使用、公开的证据，不能证明该使用行为已经产生一定影响。至于被控侵权商品上使用了金岳公司、美岳公司的自有商标“CAMENAE”以及标注了生产厂商地址，金岳公司、美岳公司未提交客观上已起到区分商品来源作用的相关证据。因此，金岳公司、美岳公司的该项再审理由本院不予支持。
           总体而言，关于商标侵权部分，美岳公司和金岳公司提出了在先使用抗辩和外观设计专利与注册商标权利冲突抗辩，但未获得三级法院的支持。
           夏志泽律师代理欧舒丹公司参加了该案的一审、二审、再审诉讼活动。


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